7 informações fundamentais sobre o Direito de Marcas que você precisa dominar para defender os sinais distintivos próprios e os de seus clientes

7 informações fundamentais sobre o Direito de Marcas que você precisa dominar para defender os sinais distintivos próprios e os de seus clientes

As marcas são figuras centrais no ambiente empresarial dos dias atuais. Elas não apenas protegem o empresário de práticas desleais de concorrência como ajudam enormemente os consumidores nas suas decisões de consumo. Assim, o Direito não poderia deixar de regular esse assunto, a fim de permitir que ele realmente cumpra sua função. E tanto o empresário como o profissional do Direito precisam dominar as regras jurídicas do assunto, seja para saber como proteger sua própria marca, seja para estar apto a oferecer as respostas jurídicas cabíveis para quando um conflito em torno de uma marca se apresentar.

Por esse motivo, reuni abaixo as 7 informações fundamentais sobre o regime jurídico das marcas, as quais não podem ser desconhecidas por você de modo algum.

Boa leitura!

1 – Localização do Direito de Marcas no Direito Privado (e distinções importantes com relação às patentes e aos Direitos Autorais)

O regime jurídico das marcas faz parte do gênero classificado como “Propriedade Intelectual”. E dá-se a denominação de “Propriedade Intelectual” a todas as criações do intelecto que são protegidas pelo Direito.

Possui ela duas facetas bem definidas, de acordo com o intuito do criador e o uso a que se destinará sua criação. São elas a “Propriedade Industrial” e os “Direitos de Autor”.

A Propriedade Industrial abrange o tratamento jurídico das criações cujo objetivo é o desenvolvimento utilitário, ou seja, melhorar algum aspecto prático da vida das pessoas, sob o ponto de vista de suas atividades empresariais ou aquelas de interesse social.

Já os Direitos de Autor cuidam das criações do intelecto voltadas ao espírito (no sentido metafórico, claro). São criações originadas da satisfação pessoal do autor, e por isso refletem a sua personalidade e seu inconsciente. É mais forte no tratamento legal dessas figuras a preocupação em se proteger a ligação entre criador e criatura, que aqui é inafastável. São exemplos de criações protegidas sobre o regime dos “Direitos de Autor” as músicas, obras literárias, cinematográficas, fotográficas e as artes plásticas.

Como se pode facilmente notar, as marcas não se enquadram nos Direitos de Autor. Se elas têm como foco e função o desenvolvimento das atividades empresariais, evitando a prática da concorrência desleal ou parasitária, somente encontra lugar no regime da Propriedade Industrial.

E são objetos de proteção da Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96:

–            as marcas;

–            as invenções;

–            os modelos de utilidade;

–            o desenho industrial; e

–            as indicações geográficas;

Apesar de serem tratadas pelo mesmo texto legal, é importante se ter em mente que cada uma dessas figuras possui regime diferenciado. Nesse sentido, as marcas não se confundem com as invenções, com os modelos de utilidade e com o desenho industrial (a proteção jurídica dessas três figuras recebe a conhecida denominação “patente”), nem com as indicações geográficas. Elas possuem alguns pontos de aproximação, derivados da sua natureza assemelhada, mas a forma como o Direito vai protegê-las possui diferenças práticas importantes. O que vale para as patentes, por exemplo, não vale para as marcas, da mesma forma que todas as ligadas aos direitos autorais também não se aplicam às marcas.

2 – Conceito jurídico (delimitação do que o Direito reconhece – e protege – como marca)

As marcas são conceituadas na Lei 9.279 (artigo 122) como sinais visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Daqui se extraem duas informações. Em primeiro lugar, percebemos que o termo “visualmente perceptíveis” limita o universo do que pode ser protegido como marca a apenas elementos gráficos, que possam ser enxergados pela visão humana, excluindo a possibilidade de marcas constituídas por sons, cheiros, gostos e sensações tácteis.

Isso é um atraso. Outras legislações, como a da Comunidade Européia, da Argentina, do Chile, do Uruguai, e dos Países Andinos, dispõem que podem ser marcas “todos os sinais susceptíveis de representação gráfica”. Já a legislação norte-americana, ainda mais avançada, permite que qualquer sinal que seja distintivo, isto é, capaz de diferenciar um produto ou serviço de seus similares, seja protegido como marca. Nos EUA, desde a década de 50 há registro de sons como marcas, e marcas olfativas também não são novidade por lá.

Esse assunto é trabalho com mais profundidade no meu livro “Marcas sonoras no Direito brasileiro”, em que eu proponho, aliás, uma interpretação mais cuidadosa do art. 122 da Lei nº 9.279/96, de forma a se admitir no Brasil o registro também de sons como marcas.

De resto, verificamos que o conceito é dado por exclusão: tudo o que não é proibido, desde que visualmente perceptível, pode ser registrado. Então, para se saber se a sua marca pode ou não ser protegida pelo Direito, basta conhecer bem e verificar o que está proibido na lei.

3 – Tipos de marcas reconhecidas pelo Direito

A Lei nº 9.279/96 elenca os seguintes tipos de marcas:

a) marca de produto ou serviço: é aquela usada para diferenciar um produto ou serviço dos seus congêneres;

b) marca de certificação: usada para atestar, certificar, a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações (de qualidade, de segurança, etc). Se o produto ou serviço preenche as exigências, poderá se valer daquela marca (ISO 9000, selo do café – ABIC, Inmetro, Abrinq, etc.);

c) marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Mas há, ainda, outro critério de classificação das marcas, cumulativo com o que nós acabamos de ver, que leva em conta a sua forma de expressão e define a extensão da proteção que o titular de uma marca pretende ter:

d) marcas nominativas: aquelas cuja proteção se dá sobre a forma como são pronunciadas. A maneira como serão estampadas no produto não importa, nem seu aspecto visual. Prevalece a questão fonética;

e) marcas figurativas: já estas marcas são formadas por figuras em geral. São protegidas a partir da maneira como são enxergadas. Prevalece o aspecto visual;

f) marcas mistas: é a marca que recebe proteção conjunta dos dois outros elementos, isto é, da forma como ela soa aos ouvidos, e também da maneira como se representa graficamente;

g) marcas tridimensionais: é a marca constituída pela forma plástica distintiva do produto.

(No livro acima mencionado, proponho a criação de mais uma espécie aqui, que seria a “marca sonora”).

Mas, criada a marca, os direitos incidentes sobre ela não são iguais aos direitos de propriedade tradicionais que conhecemos (como sobre imóveis, por exemplo). São regidos por parâmetros específicos, com as seguintes principais características:

4 – Início da proteção jurídica (o que fazer para ter uma marca protegida pelo Direito)

 O primeiro desses parâmetros é que os direitos de propriedade sobre a marca não nascem automaticamente com a criação do sinal distintivo (como ocorre nos Direitos de Autor). A propriedade sobre uma marca, e todos os direitos daí decorrentes, nasce do seu registro no órgão responsável. É dono quem registrou, independentemente de qualquer outra circunstância, inclusive de quem elaborou a marca.

O registro deve ser feito perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que é um órgão governamental criado especialmente para isso, e que vai analisar se a marca não incorre em nenhuma das proibições legais.

Exceção: A exceção a essa diretriz é a chamada marca “notoriamente conhecida”. Ela é uma marca tão famosa que recebe proteção mesmo sem o registro. Se alguém pedir o registro de uma marca igual, no mesmo ramo de atividade, o INPI deve negar o requerimento, após análise por parte de seus funcionários.

5 – Princípio da anterioridade: é dono quem registrar primeiro (e a desimportância, para o Direito das marcas, da autoria do sinal distintivo) 

 Será o dono da marca aquele que pediu e conseguiu o seu registro em primeiro lugar (e não quem a criou, ao contrário do que acontece no Direito Autoral, por exemplo).

Por isso é tão importante se solicitar rapidamente o registro da sua marca. Se alguém for ao INPI e solicitar o registro antes de você, ele será o dono e, por consequência, poderá impedir que você utilize o mesmo sinal, ou sinal parecido.

Ressalva: aqui a Lei faz apenas uma pequena ressalva (art. 129, §1º), segundo a qual aquele que provar que já usava a marca há 6 meses poderá pedir o registro depois e passar na frente. Mas veja bem: a Lei não diz que a marca é daquela pessoa, e sim que ela terá um direito de precedência se, e somente se, requerer o registro para si.

6 – Temporariedade da propriedade: se o titular não ficar atento, não terá a marca por muito tempo

 Além disso, a propriedade da marca é temporária. Se a marca não incorrer em nenhuma das proibições legais (que serão tratadas no próximo post), o INPI expedirá o certificado de registro, que tem a validade de 10 anos. No último ano, o titular pode pedir a prorrogação por mais 10, e assim sucessivamente. Se o certificado não for renovado, cessa a propriedade.

Além disso, há a possibilidade do tempo de titularidade acabar antes do prazo previsto. É que a propriedade da marca exige o seu uso. Então, se o dono não a usar por 5 anos, perde esse direito, e a marca torna-se res nullius, ou seja, “coisa de ninguém”, e, assim, volta a poder ser usada por qualquer outro empresário.

7 – Âmbito dos direitos do titular: plena possibilidade de cessão (tanto onerosa quanto gratuita) e capacidade de defesa da marca contra uso não autorizado (mas somente dentro do ramo de atuação)

E, tornando-se dono de uma marca, a pessoa adquire direitos exclusivos sobre ela. Como qualquer proprietário, pode alugar ou emprestar seu bem (no que se denomina “licenciamento da marca”, que deu origem ao famoso contrato de “franquia”), vender para outra pessoa, ou mesmo doar a marca.

E, principalmente, pode o titular impedir que outras pessoas violem o seu direito de uso exclusivo. Contudo, a peculiaridade é que o dono de uma marca só tem esses direitos de proprietário dentro de determinado ramo de atividade. Para outras atividades, a mesma marca pode ser registrada por outra pessoa, e ser objeto de propriedade dessa outra pessoa. Isso quer dizer que se existe uma determinada marca de restaurante, por exemplo, nada impede que ela seja registrada por outra pessoa para editora de livros.

Exceção: A exceção a esse requisito são as “marcas de alto renome”, que são tão famosas que sua fama transcende o segmento de mercado para o qual ela foi originalmente destinada. Nesse caso, o titular pode pedir a proteção em todos os ramos. Exemplos são a Pirelli, McDonald´s, Kibon, Natura e Coca-Cola.

 

FONTE:Professor Ricardo Marques

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